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上诉人刘乐与被上诉人吴阳锋、佛山市顺德区特立智能锁业有限公司(以下简称特立公司)实用新型专利实施许可合同纠纷及专利权属纠纷一案

结案日期:2009年12月15日 案由:实用新型专利实施许可合同纠纷 当事人:刘乐 吴阳锋 佛山市顺德区特立智能锁业有限公司 案号:(2009)粤高法民三终字第9号 经办法院:广东省高级人民法院

当事人信息

上诉人(原审原告、反诉被告):刘乐,男,汉族,1966年4月5日出生,住址:重庆市永川市化工路2号21幢1-6。

委托代理人:何向东,广东东立律师事务所律师。

被上诉人(原审被告、反诉被告):吴阳锋,男,汉族,1970年8月5日出生,住广东省佛山市顺德区大良街道祥兴苑C座402号。

委托代理人:杜丹丹,男,汉族,1983年10月19日出生,住湖北省武汉市洪山区鲁磨路485号。

被上诉人(原审被告、反诉原告):佛山市顺德区特立智能锁业有限公司。住所地:广东省佛山市顺德区大良南国西路黄岗路段综合用地1、2号地四楼。

法定代表人:吴阳锋,总经理。

委托代理人:李林辉,江门嘉权专利商标事务所有限公司职员。

诉讼记录

上诉人刘乐因与被上诉人吴阳锋、佛山市顺德区特立智能锁业有限公司(以下简称特立公司)实用新型专利实施许可合同纠纷及专利权属纠纷一案,不服广东省佛山市中级人民法院(2008)佛中法民知初字第78号民事判决,向本院提起上诉。本院受理后依法组成合议庭审理本案,现已审理终结。

案件基本情况

原审法院经审理查明:2004年6月3日,吴阳锋、刘乐和叶东签订了一份特力电子科技有限公司章程,约定三人共同出资成立公司。2004年7月21日,经工商行政管理机关核准成立了特立公司,经营范围为:电子锁,智能卡及其附属设备,印刷电路版,金属锁,金属钱箱,保险柜,电子防盗装置,考勤机,桑拿浴设备,五金器具。同年12月1日,吴阳锋、刘乐和叶东召开特立公司董事会,作出了《关于公司经营的若干决议》,其中规定,同意程国亮以技术入股享有10%的出资比例,公司股份结构调整为吴阳锋占63%,刘乐占18%,程国亮占10%,叶东占9%;由吴阳锋任公司总经理,刘乐任公司副总经理等。2005年1月1日,特立公司制定的《特立公司组织机构及岗位人员薪酬方案》规定,副总经理主管技术部、生产部、电子中心和售后服务部,负责建立和完善质量管理体系,确保质量管理体系有效实施;负责公司的产品研发及质量控制工作;组织、管理、控制和监督生产系统,以实现公司生产目标。同年9月1日,刘乐与吴阳锋签订了一份《关于共同署名申请〈一种智能锁用传动机构〉的协议》,该协议约定:由刘乐设计发明的“一种智能锁用传动机构”,申请实用新型专利保护时,其所有权归双方共同拥有,并限吴阳锋在特立公司使用,吴阳锋无权转让所有权和超限使用;吴阳锋支付给刘乐50000元专利使用费,并获得部分所有权,在2006年8月底前首付20000元,余款在2007年8月底前付清;如吴阳锋没按期支付专利使用费,可视为吴阳锋自动放弃此专利的使用权和部分所有权,其专利权归刘乐独有,刘乐有权责令吴阳锋停止使用此专利技术;刘乐可独立使用此专利权,包括出让专利使用权,而不必事先征得吴阳锋同意,只有涉及转让专利所有权时,方需获得吴阳锋同意,此专利所有权转让才有效。同年9月29日,刘乐、吴阳锋将此技术以“新型传动装置的智能锁”的实用新型名称向国家知识产权局申请专利,吴阳锋支付了申请费及授权费用。2005年10月10日,刘乐与吴阳锋签订一份《股权转让合同》,刘乐将其在特立公司的18%的出资转让给吴阳锋。2006年10月25日,国家知识产权局对上述专利申请授予了专利权,设计人为刘乐,专利权人为刘乐和吴阳锋,专利号为ZL200520065143.7。

另查,刘乐确认在特立公司负责技术开发的工作,本案争议专利技术的开发时间由吴阳锋等确定,完成研发时间在2005年5月左右。

特立公司为此案支付了代理费8000元。

原审法院认为:本案争议的是本案专利是否属于职务发明、特立公司的请求是否超过诉讼时效期间、刘乐与吴阳锋签订的协议的效力以及法律责任问题。

关于特立公司的诉讼请求是否超过诉讼时效期间的问题。刘乐将涉案专利登记在其名义的行为,在起诉时仍在继续,另授权公告时间为2006年10月25日,特立公司在2008年4月10日提起诉讼,其请求没有超过诉讼时效期间。

关于本案专利是否属于职务发明问题。根据《中华人民共和国专利法》第六条关于“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位;申请被批准后,该单位为专利权人。”和《中华人民共和国专利法实施细则》第十一条关于“专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造是指:(一)在本职工作中作出的发明创造;(二)履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造;(三)退职、退休或者调动工作后一年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。”的规定,特立公司主张涉案发明创造为职务发明创造,应当举证证明刘乐所完成的发明创造系执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件。本案中,特立公司提供了证据证明刘乐任特立公司的副总经理,主管技术部等部门,负责特立公司的产品研发等工作。且刘乐自认其本人在特立公司负责技术开发的工作,本案争议专利技术的开发时间由吴阳锋等确定,完成研发时间在2005年5月左右。因此,涉案发明创造系刘乐在本职工作中,为完成单位工作任务作出的发明创造。据此,特立公司诉请原审法院判决涉案实用新型专利权归其所有的主张,符合法律规定,原审法院予以支持。特立公司要求刘乐负担反诉维权费用,不属于制止侵犯专利权的费用,不符合《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十二条关于“人民法院根据权利人的请求以及具体案情,可以将权利人因调查、制止侵权所支付的合理费用计算在赔偿数额范围之内。”的规定,原审法院不予支持。

关于刘乐与吴阳锋签订的协议的效力问题。因涉案实用新型专利权属特立公司所有,刘乐与吴阳锋签订协议,确认该专利属刘乐所有的约定,损害了特立公司的合法权益,违反了《中华人民共和国合同法》第五十二条关于“有下列情形之一的,合同无效:……(三)恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益;……。”的规定,原审法院认定刘乐与吴阳锋签订的合同无效,不受法律保护。刘乐据此提出的诉讼请求缺乏依据,应不予支持。同此理由,特立公司请求撤销刘乐与吴阳锋签订的协议的诉讼请求,原审法院不予支持。

综上,依照《中华人民共和国专利法》第六条第一款,《中华人民共和国专利法实施细则》第十一条第一款,《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十二条的规定,判决如下:一、确认名称为“新型传动装置的智能锁”(专利号:ZL200520065143.7)的实用新型专利的专利权人为被告佛山市顺德区特立智能锁业有限公司。二、驳回刘乐的诉讼请求。三、驳回被告佛山市顺德区特立智能锁业有限公司其他反诉请求。本诉案件受理费2250元,由刘乐负担。反诉案件受理费1050元,由刘乐和吴阳锋负担。

刘乐不服原审判决,向本院提起上诉。请求:一、撤销一审判决;

二、判令被上诉人立即停止使用本案专利;三、确认本案专利的所有权和使用权归刘乐一人所有,被上诉人返还上述专利证书原件;四、判令吴阳锋支付刘乐专利使用费50000元,并自起诉之日起至付清之日止按中国人民银行同期同类贷款利率计息;五、被上诉人支付刘乐律师费8000元;六、驳回被上诉人的全部反诉请求;七、本案一、二审诉讼费全部由被上诉人承担。理由如下:一、关于本案是否属于职务发明问题,一审法院认定涉案ZL200520065143.7号专利属于职务发明,证据不足,导致认定事实错误,适用法律错误。1、刘乐虽时任特立公司的副总经理,负责特立公司的产品研发等工作,但并不是执行单位的任务,没有利用本单位的物质技术条件来完成涉案专利。一审判决仅凭刘乐是公司的副总经理,来认定为职务发明创造,纯属主观臆断。2、涉案专利的申请人为刘乐与吴阳锋,且吴阳锋支付了全部申请费用与专利年费,并非特立公司支付,该费用也没有在特立公司报帐。3、如果是属于职务发明,那么吴阳锋作为特立公司的法定代表人完全可以决定以特立公司为申请人申请专利,没有必要在专利证书的专利权人记载为刘乐与吴阳锋,在刘乐转让股份时,其他股东对本案专利也没有提出过任何异议,由此说明,并非属于职务发明。4、吴阳锋为特立公司的法定代表人,占公司股份的63%,是公司的最大股东和得益者,如果涉案专利为职务发明,没有理由与刘乐签订协议申请专利,而自己仅获专利的部分所有权利,其不仅要支付伍万元的使用费,还要仅在特立公司使用,并无权转让及超限使用。显然,涉案专利并不属于职务发明。5、根据专利法的规定,被授予专利权后,如果是属于职务发明,那么专利权人应给予设计人奖励和报酬,在本案中,刘乐并没有任何单位给予刘乐奖励和报酬,可见,涉案专利并不属于职务发明。二、关于刘乐与吴阳锋签订协议问题一审认定协议无效,缺乏事实和法律依据。本案专利为非职务发明,协议内容并不存在损害特立公司的合法权益。吴阳锋为特立公司的法定代表人,其既可以代表特立公司从事民事法律行为,行使权利,也可以以自然人从事民事法律行为,也就是说在本案双方的协议中,其代表公司认可了专利权属为非职务发明创造,作为自然人签订的协议系其真实的意思表示,没有损害他人的合法权益三、关于特立公司反诉请求是否超过诉讼时效期间的问题。本案专利授权公告时间为2006年10月25日,在特立公司提起诉讼,已超过一年,至刘乐起诉前,被上诉人及其股东也没有提出任何异议,显然,特立公司的反诉请求已超过诉讼时效期间。

被上诉人特立公司、吴阳锋口头答辩称:原审法院认定事实清楚,适用法律正确,程序合法,请求二审法院驳回上诉,维持原判。一、关于涉案专利是否为职务发明的问题,一审的证据足以证明申请涉案专利时,吴阳锋与刘乐就是公司员工,是用公司物质技术条件完成的。二、关于刘乐与吴阳锋签订的协议是否有效问题。涉案专利应属特立公司,刘乐与吴阳峰的协议违反合同法第五十二条的规定,该协议应被认定为无效。三,关于特立公司的诉讼请求是否超过诉讼时效问题。刘乐将涉案专利登记在其名下的行为,在特立公司提出反诉请求时仍在继续,并且在涉案专利公告前,特立公司不可能知悉,故特立公司的诉讼请求没有超过诉讼时效。

本院经审理查明,原审法院查明的事实属实,本院予以确认。

另查明:刘乐于2008年4月11日向原审法院提起诉讼,请求判令:一、吴阳锋、特立公司立即停止对专利号为ZL200520065143.7新型传动装置智能锁的使用;二、上述专利所有权、使用权归刘乐一人所有,吴阳锋、特立公司返还上述专利证书原本及相关资料;三、吴阳锋、特立公司支付刘专利使用费五万元,自起诉之日起到付清之日止按中国人民银行同期货款利率计息;四、吴阳锋、特立公司承担律师费8000元及本案诉讼费。特立公司反诉请求:一、确认特立公司是涉案专利“新型传动装置的智能锁”的专利权人;二、判决撤销刘乐与吴阳锋于2005年9月1日签订的协议;三、判令刘乐与吴阳锋承担本案维权合理支出8000元和全部诉讼费用。

裁判分析过程

本院认为:本案为专利权权属纠纷。本案争议的焦点为:一、涉案专利是否属职务发明问题;二、吴阳锋与刘乐所签协议是否有效问题;三、本案是否超过诉讼时效问题。

一、关于涉案专利是否属职务发明问题。《中华人民共和国专利法》第六条规定,执行本单位的任务或者主要利用本单位的物质条件所完成的发明创造是职务发明创造。《中华人民共和国专利法实施细则》第十一条第二款规定,专利法第六条所称本单位的物质技术条件,是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。结合本案事实来看,特立公司的经营范围包括电子锁等业务,而刘乐在特立公司担任副总经理一职,主要负责公司产品的研发工作,故从特立公司可提供的研究条件、刘乐的工作职责等方面综合考虑,涉案专利符合法律规定的职务发明的特征,原审法院认定涉案专利为职务发明并无不当,刘乐上诉认为原审法院认定涉案专利属职务发明是认定事实错误没有依据,本院不予支持。

二、关于吴阳锋与刘乐所签协议是否有效问题。《中华人民共和国合同法》第五十二条规定,有下列情形之一的,合同无效:(一)一方以欺诈、胁迫手段订立合同,损害国家利益;(二)恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益……本案中,吴阳锋作为公司的法定代表人,在处理涉及特立公司权益的事务时,应取得公司股东的同意,并以公司名义签订协议,但其将本属公司所有的专利权以个人身份与刘乐签订协议约定专利权的归属,损害了特立公司合法权益。另一方面,刘乐作为特立公司股东,明知协议内容会损害特立公司的利益,但为实现非法获利目的,仍与吴阳锋恶意串通签订协议,故原审法院认定刘乐与吴阳锋恶意串通签订的合同无效符合法律规定,上诉人认为一审法院认定协议无效缺乏事实和法律依据不足,本院不予采纳。

三、关于本案是否超过诉讼时效问题。《中华人民共和国民法通则》第一百三十五条规定,向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为二年,法律另有规定的除外。第一百三十七条规定,诉讼时效期间从知道或者应该知道权利被侵害时起计算。根据上述规定,特立公司应在知道或应当知道自己的权利被侵害之日起两年行使请求权,原审法院在查明涉案专利的公告时间以及刘乐的侵权行为仍在持续等事实的基础上,认定特立公司的诉讼请求没有超过诉讼时效期间并无不当,本院予以维持。

综上,原审判决认定事实清楚,适用法律正确,应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项之规定,判决如下:

裁判结果

驳回上诉,维持原判。

本案二审案件受理费人民币3300元,由上诉人刘乐负担。

本判决为终审判决。

文尾

审 判 长  邱永清

代理审判员  李 嵘

代理审判员  凌健华

二〇〇九年十二月十五日

书 记 员  谢炫桦

书 记 员  孙燕敏

法条

《中华人民共和国合同法》

第五十二条

《中华人民共和国专利法》

第六条

《中华人民共和国民事诉讼法》

第一百五十三条第一款第(一)项

《中华人民共和国专利法实施细则》

第六条第十一条第二款

《中华人民共和国民法通则》

第一百三十七条第一百三十五条