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上诉人重庆扬子粉末冶金有限责任公司与被上诉人重庆俊科金属材料有限公司发明专利实施许可合同纠纷一案

结案日期:2009年12月15日 案由:发明专利实施许可合同纠纷 当事人:重庆扬子粉末冶金有限责任公司 重庆俊科金属材料有限公司 案号:(2009)渝高法民终字第42号 经办法院:重庆市高级人民法院

当事人信息

上诉人(原审原告反诉被告)重庆扬子粉末冶金有限责任公司,住所地重庆市綦江县三江镇雷神店,组织机构代码证号62208222—3。

法定代表人杨发荣,董事长。

被上诉人(原审被告反诉原告)重庆俊科金属材料有限公司,住所地重庆市九龙坡区白市驿九里村11社,组织机构代码证号79804274—3。

法定代表人鞠正红,经理。

委托代理人叶军,重庆富国律师事务所律师。

委托代理人于洋洋,重庆富国律师事务所律师。

诉讼记录

上诉人重庆扬子粉末冶金有限责任公司(以下简称扬子粉末公司)与被上诉人重庆俊科金属材料有限公司(以下简称俊科材料公司)发明专利实施许可合同纠纷一案,重庆市第五中级人民法院于2008年10月30日作出(2008)渝五中民初字第220号民事判决,扬子粉末公司不服,向本院提起上诉。本院依法组成合议庭,于2009年4月21日进行了公开开庭审理。上诉人扬子粉末公司的法定代表人杨发荣,被上诉人俊科材料公司的法定代表人鞠正红和委托代理人叶军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

案件基本情况

一审法院经审理查明:扬子粉末公司是ZL03117863.4号发明专利的专利权人,发明名称为铜包铁复合粉的制造方法。2007年8月18日,扬子粉末公司与俊科材料公司签订专利实施许可合同。合同约定的相关内容为:(1)扬子粉末公司许可俊科材料公司实施ZL03117863.4号发明专利,范围为在中国境内制造、使用、销售、出口合同产品。(2)俊科材料公司支付许可使用费68万元,于合同生效之日支付20万元,余款从2008年起每年1月10日前支付3万元,直至付清。(3)扬子粉末公司提供涉及生产的技术服务,“保证被许可方在开工之后生产出合格的合同产品,并应被许可方的请求在24小时内及时提供技术指导”。“被许可方必须严格按照许可方提供的技术条件和工序进行生产,被许可方负责解决许可方的技术人员的交通、食宿费用”。(4)扬子粉末公司未提供相应技术指导和服务,致使俊科材料公司在开工后叁个月内不能生产出合格的合同产品,俊科材料公司有权终止合同,要求扬子粉末公司支付违约金50万元。扬子粉末公司无正当理由未在24小时内提供技术指导,每耽搁一天,俊科材料公司有权要求支付违约金2000元。(5)若俊科材料公司许可他人制造、销售、出口合同产品,扬子粉末公司有权解除合同,要求俊科材料公司赔偿损失,支付违约金50万元。俊科材料公司逾期支付许可费用,每日支付当年应付使用费1%的滞纳金;逾期30日的,扬子粉末公司有权终止合同,要求俊科材料公司支付违约金50万元。若俊科材料公司未解决许可方的技术人员的交通、食宿费用,每次向扬子粉末公司支付违约金2000元。(6)合同有效期为16年,自双方签字、盖章之日生效。同日,扬子粉末公司与俊科材料公司签订补充协议,约定在俊科材料公司被许可实施专利制造的过程中,“许可方无权追究被许可方的任何侵权责任”。

合同签订当月,俊科材料公司即着手试制铜包铁复合粉。扬子粉末公司亦指派一名员工对俊科材料公司进行了两天的指导。2007年11月14日,俊科材料公司支付了扬子粉末公司专利使用费20万元。同年12月27日,俊科材料公司法定代表人鞠正红出具给扬子粉末公司情况说明。该说明的内容为“经张师傅二天的技术指导,现我厂职工基本能掌握生产技术,本次生产的产品色度比前一次好些。产品是否合格待检验报告出来后,才通知杨总”。此后,俊科材料公司将生产的样品交重庆市江津区津星机械有限责任公司等客户使用,客户回函产品存在质量问题。2008年6月11日,俊科材料公司将生产的产品送重庆有色金属研究所有限公司检验,该公司对俊科材料公司的铜包铁粉检验后出具的检验报告。报告载明粉末中Cu的含量为15.67%。

另查明,有关涉案铜包铁复合粉的质量无国家标准和行业标准,双方执行扬子粉末公司的企业标准。诉讼中,扬子粉末公司对俊科材料公司提交的2000年12月21日重庆市产品质量监督检验所对扬子粉末公司铜包铁复合粉检验后出具的检验报告拒绝质证,但同意以报告载明的技术指标作为参考。该报告载明cu含量的技术指标为18—22%。俊科材料公司否认扬子粉末公司提供了与专利有关的技术资料,扬子粉末公司不能举证证实交付了专利技术资料。俊科材料公司主张还支付了扬子粉末公司2万元,但扬子粉末公司不认可,俊科材料公司未能举证证实。

原告(反诉被告)扬子粉末公司诉称:2007年8月18日,扬子粉末公司与俊科材料公司签订专利实施许可合同,约定扬子粉末公司将其铜包铁复合粉制造方法专利许可俊科材料公司实施,俊科材料公司支付使用费。合同签订后扬子粉末公司按约履行了义务,而俊科材料公司未按约支付使用费。请求判决解除专利实施许可合同,判令俊科材料公司支付违约金50万元。

被告(反诉原告)俊科材料公司答辩称:该公司已支付了约定款项,是扬子粉末公司没有履行合同义务导致俊科材料公司至今没有生产出合格产品。

俊科材料公司提起反诉称:合同签订后,由于扬子粉末公司没有提供技术指导,致使俊科材料公司不能生产出合格产品,造成了巨大损失。请求判决解除专利实施许可合同,判令扬子粉末公司返还已支付的20万元,支付俊科材料公司违约金50万,并承担诉讼费。

就俊科材料公司的反诉,扬子粉末公司答辩称:涉案专利由扬子粉末公司享有,专利实施许可合同合法有效,扬子粉末公司已经履行了合同义务,俊科材料公司也已经能够生产出合格产品,但俊科材料公司却未按期支付使用费,应当向扬子粉末公司支付违约金。

一审法院认为,本案争议的焦点在于:一、双方当事人是否违约,以及是否应当支付违约金;二、本案争议合同是否应当解除,已支付的专利使用费是否应当返还。对于上述争议焦点,本院分别评判如下:

一、双方当事人是否违约,以及是否应当支付违约金。

扬子粉末公司是ZL03117863.4号发明专利的合法专利权人,扬子粉末公司与俊科材料公司签订的专利实施许可合同意思表示真实,不违反法律和行政法规的强制性规定,合法有效,双方应本着诚实信用的原则切实履行。

就俊科材料公司而言,该公司应当按照合同约定及时支付专利实施许可费用。合同约定俊科材料公司应当于合同生效之日支付20万元,余款从2008年起每年1月10日前支付3万元,直至付清。但是本案合同于2007年8月18日签订,俊科材料公司于同年11月14日才支付了约定的20万元,此后至今未支付余款,已经构成违约。按照合同约定,俊科材料公司逾期30日支付许可费用,扬子粉末公司有权要求俊科材料公司支付违约金50万元,因此扬子粉末公司要求俊科材料公司支付违约金50万元的请求成立,本院予以支持。

就扬子粉末公司来说,扬子粉末公司应当按照合同约定提供涉及专利的技术服务,保证俊科材料公司在开工之后生产出合格的合同产品。由于俊科材料公司否认扬子粉末公司提供了与专利有关的技术资料,而扬子粉末公司不能证实向俊科材料公司交付了有关技术资料,因此不能认定扬子粉末公司向俊科材料公司提供了与专利有关的技术资料。而在没有提供技术资料的情况下,扬子粉末公司仅派出一人对俊科材料公司进行两天的指导是难以保证该公司生产出合格专利产品的。此后俊科材料公司的产品经检验Cu的含量仅为15.67%,低于扬子粉末公司认可作为参考的其企业标18-22%,证明俊科材料公司至今不能生产出合格产品。由此应当认为,扬子粉末公司没有提供足够的技术指导,是导致俊科材料公司不能生产出合格产品的原因,扬子粉末公司构成违约。按照合同约定,扬子粉末公司未提供相应技术指导和服务,致使俊科材料公司在开工后叁个月内不能生产出合格的合同产品,俊科材料公司有权要求扬子粉末公司支付违约金50万元。因此该公司要求扬子粉末公司支付违约金50万元的请求也成立,本院亦应支持。

至于扬子粉末公司认为俊科材料公司已经向广东阳江联成粉末冶金有限公司出售了专利产品,证明俊科材料公司已经生产出合格产品的主张,由于俊科材料公司出具给广东阳江联成粉末冶金有限公司的收据上仅写为“粉末货款”,产品质量证书的真实性不能确认,相关粉末也无法证明为俊科材料公司生产销售,扬子粉末公司的前述主张不应认定。

二、关于本案争议合同是否应当解除,已支付的专利使用费是否应当返还 按照合同约定,俊科材料公司逾期30日支付许可费的,扬子粉末公司有权终止合同;而扬子粉末公司未提供相应技术指导和服务,致使俊科材料公司在开工后叁个月内不能生产出合格的合同产品,俊科材料公司亦有权终止合同。现在双方都已经请求解除争议合同,本院应当判决解除合同。

俊科材料公司组织设备和人员生产却不能生产出合格产品,不能实现合同根本目的,无法从专利实施许可中获取收益。而这是由于扬子粉末公司没有提供足够的技术指导造成的,因此合同解除后,俊科材料公司有权要求扬子粉末公司将收取的20万元专利实施许可费用返还俊科材料公司,俊科材料公司的该项请求本院予以支持。

至于俊科材料公司认为还支付了扬子粉末公司另外2万元专利实施许可费用的主张,由于扬子粉末公司不认可,俊科材料公司不能证实,本院不予认定。

综上所述,本案合同应当解除,双方在合同履行过程中均构成违约,应根据对方的请求承担相应的违约责任。

一审法院依照《中华人民共和国合同法》第九十三条、第一百一十四条、第三百四十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十八条的规定,判决:一、解除原告(反诉被告)重庆扬子粉末冶金有限责任公与被告(反诉原告)重庆俊科金属材料有限公司于2007年8月18日签订的专利实施许可合同及补充协议。二、原告(反诉被告)重庆扬子粉末冶金有限责任公司于本判决生效后十五日内返还被告(反诉原告)重庆俊科金属材料有限公司20万元。三、被告(反诉原告)重庆俊科金属材料有限公司于本判决生效后十五日内支付原告(反诉被告)重庆扬子粉末冶金有限责任公司50万元。四、原告(反诉被告)重庆扬子粉末冶金有限责任公司于本判决生效后十五日内支付被告(反诉原告)重庆俊科金属材料有限公司50万元。五、品迭上列第二、第三、第四项后,原告(反诉被告)重庆扬子粉末冶金有限责任公司于本判决生效后十五日内返还被告(反诉原告)重庆俊科金属材料有限公司20万元。本诉案件受理费8800元、反诉案件受理费5400元,合计14200元,由被告(反诉原告)重庆俊科金属材料有限公司和原告(反诉被告)重庆扬子粉末冶金有限责任公司负担各负担7100元。

宣判后,扬子粉末公司不服判决,向本院提起上诉。

扬子粉末公司上诉请求:二审法院依法改判,一审、二审所有诉讼费用由俊科材料公司承担,以维护扬子粉末公司的合法权益。其主要理由是:一、俊科材料公司能够实现合同的目的,因此,合同解除后,上诉人不应当返还己收取的20万元专利实施许可费。1、扬子粉末公司多次对俊科材料公司进行过技术指导,使其已经掌握了生产铜包铁复合粉的技术。2、俊科材料公司生产出了合格的产品,其销售产品的同时,还出据了收据、产品质量证明书。二、按照合同约定,只有在“许可方未向被许可方提供相应的技术服务和指导”和“被许可方在开工后三个月内不能生产合格的合同产品”的两个条件同时成立的前提下,许可方才支付违约金50万元。事实上,扬子粉末公司从俊科材料公司购进设备、安装至生产的整个过程中,扬子粉末公司法定代表人杨发荣亲自到现场进行了多次的技术指导和服务,在俊科材料公司能够进行生产时,还不止一次地派技术人员前去技术指导,使俊科材料公司的职工已经能掌握生产技术,这一点可以由鞠正红给杨发荣的《情况说明》得以充分证明。仅凭这些,就足以判定,扬子粉末公司不应支付被上诉人50万元违约金。

俊科材料公司在开庭审理时答辩称:扬子粉末公司未进行有成效的技术指导,未使俊科材料公司生产出合格产品,不能实现合同目的,应当承担50万元违约金,返还20万元专利实施许可费。请求驳回上诉,维持原判。

扬子粉末公司为支持其上诉理由,在二审中举示了一份由重庆市公证处于2009年2月20日作出的(2009)渝证字第42402号公证书,该公证书的内容是:“兹证明前面的《证明》上重庆材料学会的印章属实”。该公证书中附有一份重庆材料学会于2009年2月18日出具有《证明》,其内容是“专利号为03117863.4,名称为铜包铁复合粉的制造方法的发明专利中所提出的方法本质上是一种置换包复技术,即通过铁粉置换出溶液中的铜离子,并使其包复在铁颗粒表面。该技术中确定铜包铁复合粉的铜含量的主要因素是:参加化学置换反应的硫酸铜与还原铁粉的重量比,一旦该重量比确定,生产出来的铜包铁复合粉的铜含量就被确定;在还原铁粉的重量一定的情况下,如果硫酸铜的加入量越多,铜包铁复合粉的含铜量就越多,反之,含铜量就越少。普通的中学生根据质量守恒定律和基本的化学知识就明白这一道理,是最基本的公知性常识”。对此,经本院同意,扬子粉末公司当庭进行了试验。

俊科材料公司认为该证据不是新证据,不予质证。

本院认为,重庆材料学会的证明只是对一个科学定律进行了表述,无论有无此证明,其表明的科学定律都是客观存在的。因此,扬子粉末公司举示的这一证据对认定本案事实具有证明力。

本院经公开开庭审理查明的主要事实与一审法院查明的事实相同,本院予以确认。

本院另查明:扬子粉末公司与俊科材料公司签订专利实施许可合同后,扬子粉末公司对俊科材料公司进行了技术指导,使俊科材料公司生产出了铜包铁复合粉,但其铜的含量未达到扬子粉末公司的企业标准。

裁判分析过程

本院认为,扬子粉末公司与俊科材料公司签订的专利实施许可合同意思表示真实,合法有效,对双方当事人均有约束力。但在履行合同中,双方当事人均缺乏信用,未按约认真履行,这是产生纠纷的根本原因。

俊科材料公司未按约按时支付专利许可费,应按约承担违约责任。扬子粉末公司在未提供技术资料的前提下,虽向俊科材料公司进行了一定的技术指导,也使俊科材料公司生产出了铜包铁复合粉,但未在约定的时间内指导俊科材料公司生产出符合扬子粉末公司企业标准的合格专利产品。扬子粉末公司应按约承担违约责任。

现俊科材料公司和扬子粉末公司均请求解除合同,这一请求可以视为当事人双方对解除合同的合意。在合同解除后,合同根本目的不能实现,尚未履行的部分,应终止履行,已经履行的部分,根据履行情况和合同性质,应当恢复原状。俊科材料公司无权再生产合同约定的专利产品,因解除合同所造成的在合同履行中的设备和人工等损失应自行承担。扬子粉末公司因部分履行合同所得到的收益应予返还。

综上所述,扬子粉末公司的上诉理由不能成立。一审判决认定事实清楚,适用法律正确。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款(一)项之规定,判决如下:

裁判结果

驳回上诉,维持原判。

本案案件受理费14200元,由重庆扬子粉末冶金有限责任公司承担。

本判决为终审判决。

文尾

审 判 长  张 勤

审 判 员  周 敏

代理审判员  贺付琴

二〇〇九年十二月十五日

书 记 员  余 力

法条

《中华人民共和国民事诉讼法》

第一百五十三条第一款第(一)项