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北京市万邦包装装潢制品有限责任公司等与故宫博物院等专利权转让合同纠纷一案

结案日期:2010年4月29日 案由:专利权转让合同纠纷 当事人:解镇岭 北京大唐万邦复制技术发展有限公司 北京市万邦包装装潢制品有限责任公司 故宫博物院 张小巍 案号:(2010)高民终字第791号 经办法院:北京市高级人民法院

当事人信息

上诉人(原审被告)北京市万邦包装装潢制品有限责任公司,住所地北京市大兴区亦庄镇工业区内25号。

法定代表人徐忠东,经理。

委托代理人孟庆祝,男,汉族,1956年8月3日出生,无业,住北京市朝阳区高碑店乡西店村179号。

委托代理人邓小岚,女,汉族,1978年12月6日出生,无业,住新疆维吾尔自治区精河县托托乡振兴路1号。

上诉人(原审被告)北京大唐万邦复制技术发展有限公司,住所地北京市宣武区前孙胡同56号。

法定代表人徐忠东,经理。

委托代理人孟庆祝,男,汉族,1956年8月3日出生,无业,住北京市朝阳区高碑店乡西店村179号。

委托代理人邓小岚,女,汉族,1978年12月6日出生,无业,住新疆维吾尔自治区精河县托托乡振兴路1号。

被上诉人(原审原告)故宫博物院,住所地北京市东城区景山前街4号。

法定代表人郑欣淼,院长。

委托代理人陈立元,北京市华意律师事务所律师。

委托代理人栾文静,女,汉族,1982年3月28日出生,故宫博物院职员,住北京市东城区景山前街4号。

被上诉人(原审原告)解镇岭,男,汉族,1963年9月27日出生,住北京市海淀区复兴路20号东区11楼1081号。

被上诉人(原审原告)张小巍,男,汉族,1954年6月15日出生,住北京市东城区内务部街胡同44号。

原审第三人徐忠东,男,汉族,1968年7月18日出生,北京市万邦包装装潢制品有限责任公司经理,住北京市朝阳区广和东里甲2楼3门301号。

委托代理人孟庆祝,男,汉族,1956年8月3日出生,无业,住北京市朝阳区高碑店乡西店村179号。

委托代理人邓小岚,女,汉族,1978年12月6日出生,无业,住新疆维吾尔自治区精河县托托乡振兴路1号。

诉讼记录

上诉人北京市万邦包装装潢制品有限责任公司(简称万邦公司)、北京大唐万邦复制技术发展有限公司(简称大唐万邦公司)因专利权转让合同纠纷一案,不服北京市第一中级人民法院(2009)一中民初字第7312号民事判决,向本院提出上诉。本院2010年3月16日受理本案后,依法组成合议庭,于2010年4月20日公开开庭进行了审理。上诉人万邦公司及大唐万邦公司共同的委托代理人孟庆祝、邓小岚,被上诉人故宫博物院的委托代理人陈立元、栾文静,被上诉人解镇岭,被上诉人张小巍,原审第三人徐忠东的委托代理人孟庆祝、邓小岚到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

案件基本情况

北京市第一中级人民法院认定,2004年5月26日,万邦公司向国家知识产权局申请名称为“一种中国书画仿真复制印刷方法”的发明专利(简称涉案专利),发明人为徐忠东。2006年5月,故宫博物院、解镇岭、张小巍与万邦公司、徐忠东签订《权利转移协议书》(简称涉案协议),约定增加故宫博物院、张小巍、解镇岭为涉案专利共同申请人,增加张小巍、解镇岭为发明人,并约定由万邦公司负责办理变更登记。2006年7月28日,涉案专利的申请人变更为万邦公司和大唐万邦公司。2006年8月30日,涉案专利获得授权。2007年5月18日,涉案专利的专利权人变更为大唐万邦公司。万邦公司和大唐万邦公司的法定代表人均为徐忠东。

北京市第一中级人民法院认为,涉案协议能够证明故宫博物院、张小巍和解镇岭为涉案专利的共同权利人,张小巍和解镇岭为涉案专利的共同发明人。万邦公司拒绝履行涉案协议约定的义务,与万邦大唐公司恶意串通,将涉案专利权转让给万邦大唐公司,损害了故宫博物院、张小巍和解镇岭的合法权益,故涉案专利在2006年7月28日和2007年5月18日的两次转让行为无效。

北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第(二)项之规定,判决:(一)万邦公司于2006年7月28日将涉案专利权变更为万邦公司和大唐万邦公司共有的行为无效;(二)万邦公司和大唐万邦公司于2007年5月18日将涉案专利权变更为大唐万邦公司所有的行为无效。

万邦公司和大唐万邦公司不服原审判决,向本院提起上诉,请求撤销原审判决,将本案发回重审。其上诉理由是:涉案专利是名为“数字分色及水色、墨色合成复制中国历代古书画技术研究”的北京市科技计划项目课题(简称涉案课题)的技术成果,根据涉案课题的《北京市科技计划项目课题任务书》(简称涉案任务书)约定,涉案专利的知识产权归大唐万邦公司和故宫博物院共有。解镇岭作为大唐万邦公司的员工参与技术开发,是职务行为,对涉案专利不享有专利权。2006年5月签订的涉案协议未经大唐万邦公司许可,损害了大唐万邦公司的合法权益,应属无效。万邦公司将涉案专利权变更为大唐万邦公司所有,有合法依据。故宫博物院、解镇岭、张小巍服从原审判决。

本院经审理查明: 1996年5月27日,万邦公司成立,徐忠东为股东之一,并担任法定代表人。 2004年5月26日,万邦公司和徐忠东共同出资设立大唐万邦公司,法定代表人为徐忠东。 2004年5月26日,万邦公司向国家知识产权局提出涉案专利申请,发明人为徐忠东,申请号为200410009135.0,权利要求1为一种中国书画仿真印刷方法,权利要求2为权利要求1的从属权利要求。 2004年12月27日,北京市科学技术委员会在涉案任务书上盖章。涉案任务书载明的项目名称和课题名称均为“数字分色及水色、墨色合成复制中国历代古书画技术研究”,涉案任务书第8页还载明数字分色及水色、墨色合成复制中国历代古书画技术的知识产权归故宫博物院和大唐万邦公司所有。故宫博物院、张小巍和解镇岭表示,涉案课题的技术是在涉案专利技术的基础上进行开发的,涉案课题产生的技术方案与涉案专利并不相同。 2006年5月,故宫博物院、解镇岭、张小巍与万邦公司、徐忠东签订涉案协议。涉案协议的主要内容为:1.2004年起,故宫博物院与万邦公司合作开发涉案专利技术,故宫博物院委派员工张小巍,万邦公司委派员工徐忠东、解镇岭负责该项目,涉案专利应由故宫博物院与万邦公司共同享有;2.2004年5月26日,万邦公司未经其他各方许可,单方申请了涉案专利,专利申请人为万邦公司,发明人为徐忠东;3.经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,各方当事人约定增加故宫博物院、解镇岭、张小巍为涉案专利共同申请人,增加解镇岭、张小巍为发明人,万邦公司负责办理变更登记事宜并承担相关费用。涉案协议签订后,万邦公司未履行变更登记义务。 2006年8月30日,涉案专利获得授权。 2006年7月28日,万邦公司未经故宫博物院、张小巍、解镇岭许可,将涉案专利的申请人变更为万邦公司和大唐万邦公司。 2007年5月18日,万邦公司和大唐万邦公司未经故宫博物院、张小巍、解镇岭许可,将涉案专利的专利权人由万邦公司和大唐万邦公司变更为大唐万邦公司。 2008年9月19日,北京市第二中级人民法院作出(2008)二中民初字第9986号民事判决书(简称第9986号判决书),判决万邦公司和徐忠东履行涉案协议约定的变更义务。

上述事实,有原审中故宫博物院提交的工商查询资料、专利登记簿副本、涉案协议、第9986号判决书,二审中故宫博物院补充提交的涉案专利检索资料,万邦公司和大唐万邦公司补充提交的涉案任务书等证据及当事人陈述在案佐证。

裁判分析过程

本院认为: 2006年5月,故宫博物院、解镇岭、张小巍与万邦公司、徐忠东签订的涉案转移协议明确约定故宫博物院、张小巍、解镇岭应为涉案专利的共同申请人,该协议系当事人真实意思表示,且未违反法律、行政法规的强制性规定,应属有效。涉案协议约定万邦公司应当办理申请人和发明人变更登记事宜,万邦公司不履行变更登记义务,反而在未经其他合同当事人许可的情况下擅自将涉案专利的申请人变更为万邦公司和大唐万邦公司,并在专利授权后将涉案专利的专利权人变更为大唐万邦公司,导致故宫博物院、解镇岭、张小巍的合法权益难以实现。万邦公司和大唐万邦公司的法定代表人均为徐忠东,对涉案协议的内容应为明知,因此,万邦公司和大唐万邦公司的两次变更行为,明显属于恶意串通损害他人合法权益的行为,依法应属无效。原审法院确认万邦公司和大唐万邦公司于2006年7月28日和2007年5月18日对涉案专利的两次变更行为无效,并无不当。

大唐万邦公司和万邦公司上诉称,涉案专利系涉案课题的技术成果,按照涉案任务书的约定,知识产权应当归属于大唐万邦公司。但是,涉案课题是在涉案专利申请日之后启动的,大唐万邦公司也是在涉案专利申请日之后营业,大唐万邦公司不可能是涉案专利的开发者。而且,从涉案专利的名称与涉案课题的名称来看,二者也并不相同。因此,大唐万邦公司的该项主张与事实不符,本院不予采信。大唐万邦公司和万邦公司据此主张将涉案专利转让给大唐万邦公司有合法依据,本院不予支持。

大唐万邦公司和万邦公司还上诉称,解镇岭开发涉案专利的行为是职务行为,故其不享有涉案专利权,但涉案协议明确约定解镇岭应为共同申请人,在涉案协议合法有效的情况下,按照涉案协议的约定,应当认定解镇岭享有涉案专利权。因此,该项上诉主张,本院亦不予支持。

综上,万邦公司、大唐万邦公司的上诉理由缺乏事实和法律依据,其上诉请求本院不予支持。原审判决认定事实清楚,适用法律正确。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项之规定,判决如下:

裁判结果

驳回上诉,维持原判。

一审案件受理费七百五十元,由北京市万邦包装装潢制品有限责任公司、北京大唐万邦复制技术发展有限公司负担(于本判决生效之日起七日内交纳);二审案件受理费七百五十元,由北京市万邦包装装潢制品有限责任公司、北京大唐万邦复制技术发展有限公司负担(已交纳)。

本判决为终审判决。

文尾

审 判 长  刘 辉

代理审判员  岑宏宇

代理审判员  石必胜

二O一O年四月二十九日

书 记 员  毕 怡

法条

《中华人民共和国合同法》

第五十二条第五十二条第(二)项

《中华人民共和国民事诉讼法》

第一百五十三条第一款第(一)项